특허권 공유지분 명의신탁 해지 소송의 고유필수적 공동소송 여부

결과 요약

• 특허권의 공유자 중 1인에 대한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 지분말소등록 청구 소송은 고유필수적 공동소송이 아니므로, 공유자 전원을 상대로 제기할 필요가 없음.
• 원고의 특허권 명의신탁 주장은 인정되지 않아, 원고의 지분이전등록 및 말소등록 청구는 모두 기각됨.

사실관계

• 원고는 이 사건 제1, 2, 3 특허권의 발명자이며, 피고는 원고가 고문으로 근무했던 회사임.
• 이 사건 제1 특허권은 원고가 출원 후 '전부양도'를 원인으로 피고에게 이전등록됨.
• 이 사건 제2 특허권은 원고와 피고가 공동 출원하여 공동 권리자로 등록됨.
• 이 사건 제3 특허권은 원고가 출원 후 '양도'를 원인으로 원고 지분 일부가 피고에게 이전등록됨.
• 피고는 위 각 명의 변경 및 특허 등록 비용 등을 부담함.
• 원고는 2013. 6. 24. 소외 1에게 이 사건 제2, 3 특허권에 대한 자신의 지분을 전부 양도함.
• 원고는 소외 4 등 채권자로부터의 강제집행을 피하고, 기술신용보증기금으로부터 대출을 받을 목적 및 피고의 해외 영업 활동을 위해 이 사건 특허권들을 피고에게 명의신탁했다고 주장함.
• 원고는 피고의 대표이사인 소외 3이 동업계약을 일방적으로 파기하여 명의신탁계약이 해지되었다고 주장하며, 피고에게 특허권에 대한 말소등록 또는 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 청구함.

핵심 쟁점, 법리 및 법원의 판단

특허권 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 지분말소등록 청구 소송의 고유필수적 공동소송 여부

• 특허권의 공유자 중 1인에 대한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 지분말소등록 청구 소송이 공유자 전원을 상대로 제기되어야 하는 고유필수적 공동소송인지 여부가 쟁점임.
• 법리:
  • 특허권의 공유자들이 반드시 공동 목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 보유한다고 볼 수 없고, 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 등의 명문 규정도 없는 이상, 특허법의 다른 규정이나 특허의 본질에 반하는 등의 특별한 사정이 없는 한 공유에 관한 민법의 일반규정이 특허권이 공유인 경우에도 적용됨.
  • 특허법 제99조 제2항은 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다고 규정함.
  • 특허권 공유자 중 1인에 대해 제기한 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전등록 또는 말소등록 청구 소송에서 청구가 받아들여지더라도, 지분의 이전등록 또는 말소등록을 위해서는 여전히 나머지 공유자들의 동의가 필요하므로, 공유지분의 처분에 제한을 둔 특허법 제99조 제2항의 취지가 몰각되지 않음.
  • 나머지 공유자들이 지분 이전이나 말소에 대해 동의해야 할 의무도 없으므로, 공유자 중 1인에 대한 지분이전등록 또는 말소등록 청구와 나머지 공유자들에 대한 동의의 의사표시 청구가 반드시 합일 확정되어야 할 필요가 없음.
  • 공유자 전원을 상대로 소송을 제기해야 한다면 지분 이전에 이해관계가 없거나 동의하는 공유자도 피고로 소송에 참여할 수밖에 없어 불합리함.
• 법원의 판단:
  • 위와 같은 사정들을 종합하면, 특허권의 공유자 중 1인에 대하여 명의신탁 해지를 원인으로 지분이전등록 또는 지분말소등록을 구하는 소송은 공유자 전원을 상대로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없으므로, 피고의 본안전항변은 이유 없음.

관련 판례 및 법령

• 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결
• 특허법 제99조 제2항: 특허권이 공유인 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아 그 지분을 양도할 수 있다.

명의신탁 해지를 원인으로 한 말소등록청구의 적법성

• 피고는 명의신탁 해지를 원인으로 등록명의변경절차의 이행을 구할 수 있을 뿐 말소등록절차의 이행을 구할 수는 없으므로, 이 사건 소 중 말소등록청구 부분은 부적법하다고 주장함.
• 법원의 판단:
  • 피고의 주장은 본안에서 판단해야 할 사항이지 소송요건이 아닐 뿐만 아니라, 명의신탁 해지를 이유로 등기 관계가 실체적 권리관계에 부합하도록 수탁자 명의의 등기말소를 청구할 수 있으므로, 피고의 주장은 이유 없음.

관련 판례 및 법령

• 대법원 1998. 4. 24. 선고 97다44416 판결

특허권 명의신탁 주장의 인정 여부

• 원고가 피고에게 이 사건 특허권들을 명의신탁하였는지 여부가 쟁점임.
• 법원의 판단:
  • 이 사건 제1 특허권의 출원인 명의변경 사유가 '전부양도'이고, 이 사건 제2 특허권은 원·피고가 공동 출원하였으며, 이 사건 제3 특허권은 '양도'를 이유로 피고에게 지분 이전된 사실, 피고가 이 사건 특허권들에 관하여 출원 또는 등록, 이전등록 비용을 부담한 사실, 피고의 설립 직전에 피고의 대표이사인 소외 3, 소외 2가 원고의 채무를 연대보증한 사실과 원고가 피고의 설립·운영에 별다른 비용을 분담하지 않은 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 원고가 제출하는 증거만으로는 원고가 피고에게 이 사건 특허권들에 대한 권리를 명의신탁하였다는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 주장은 이유 없음.

참고사실

• 원고는 2007년경부터 소외 4와 함께 주식회사 일륜중기계를 운영하였으나, 2012. 8. 30. 영업 부진으로 폐업함.
• 소외 3, 소외 2는 2012. 9. 4. 원고의 소외 4에 대한 채무 9억 4,000만 원에 대해 연대보증함.

검토

• 본 판결은 특허권의 공유 관계에서 명의신탁 해지를 원인으로 한 지분이전 또는 말소등록 청구 소송이 고유필수적 공동소송에 해당하지 않음을 명확히 함으로써, 특허권 공유 관계의 특수성을 고려하면서도 민사소송법상 공동소송의 원칙을 적용한 사례임.
• 특히, 특허법 제99조 제2항의 취지를 고려하여, 지분 처분에 대한 다른 공유자의 동의가 여전히 필요하다는 점을 들어 고유필수적 공동소송의 필요성을 부정함으로써, 특허권 공유 관계의 법적 안정성을 해치지 않으면서도 소송 경제를 도모한 것으로 평가됨.
• 또한, 명의신탁 주장의 입증 책임과 관련하여, 단순히 채무 회피나 대출 목적 등 추상적인 사유만으로는 명의신탁을 인정하기 어렵다는 점을 재확인하여, 명의신탁 주장을 하는 당사자에게 구체적인 증거 제시의 중요성을 시사함.