이 사건 특허발명 제7항은 "제6항의 자세오시딘을 유효성분으로 하여 이에 약제학적으로 허용되는 물질이 첨가된 위장질환치료제용 약학적 조성물"임.
피고는 '애엽의 이소프로판올 추출물을 유효성분으로 포함하는 약제학적 조성물'(확인대상발명)을 제조함.
피고는 확인대상발명이 이 사건 특허발명 제1항 및 제7항의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하며 소극적 권리범위확인심판을 청구함.
특허심판원은 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지만, 이 사건 제7항 발명의 권리범위에는 속하지 않는다고 심결함.
원고들은 이 사건 심결의 취소를 구하며 소를 제기함.
핵심 쟁점, 법리 및 법원의 판단
이 사건 제7항 발명의 청구범위 해석
법리: 특허권의 권리범위는 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙임. 특허청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백한 경우, 그 기재 자체만을 기초로 하여야 함. 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항을 특허청구범위에 기재하였음에도 권리행사 단계에서 이를 무시하는 것은 사실상 특허청구범위의 확장적 변경을 인정하는 것이 되어 허용될 수 없음.
법원의 판단: 이 사건 제7항 발명의 특허청구범위는 그 기재만으로 기술적 구성을 알 수 없거나 권리범위를 확정할 수 없는 경우에 해당하지 않음. '청구항 제6항의 자세오시딘'이라고 한정하고 있어 이를 이 사건 제7항 발명의 필수적인 구성요소로 보아야 함. 이 사건 제7항 발명은 '청구항 제6항의 제조방법에 의하여 한정된 자세오시딘'을 유효성분으로 하는 약학적 조성물로 해석함이 타당함.
관련 판례 및 법령
대법원 2005. 12. 23. 선고 2005후285 판결
대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결
대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결
구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제4항 제3호
특허법 제97조
확인대상발명이 이 사건 제7항 발명의 권리범위에 속하는지 여부 (이용관계 성립 여부)
법리: 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 됨. 이러한 이용관계는 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립함. 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지임.
법원의 판단:
이 사건 제7항 발명의 구성 1은 '쑥잎을 메탄올 또는 에탄올로 추출하여 쑥추출물을 얻고, 이 쑥추출물을 탈지하고 클로로포름으로 용출시켜 소분획물을 얻고, 이를 다시 실리카겔 컬럼에 충전하여 용출시키는 것을 특징으로 하는 자세오시딘을 유효성분으로 하는 것'임.
확인대상발명의 대응구성은 '쑥잎에 100% 이소프로판올을 가하여 추출하여 여과한 후 감압농축하여 제조되며, 유파틸린 0.80~1.3 중량% 및 자세오시딘 0.25~0.6 중량%를 포함하고, 혈액응고 억제작용을 나타내는 수용성 성분을 포함하지 않는 쑥추출물을 유효성분으로 포함하는 것'임.
구성 1은 추출 용매로 '메탄올 또는 에탄올'을 사용하는 반면, 확인대상발명은 '100% 이소프로판올'을 사용함.
구성 1은 자세오시딘을 분리하는 공정(탈지, 클로로포름 용출, 실리카겔 컬럼 충전 및 용출)을 포함하나, 확인대상발명은 이러한 공정을 포함하지 않음.
따라서 확인대상발명은 이 사건 제7항 발명의 구성 1과 동일하거나 균등한 구성을 가지지 않음.
확인대상발명은 이 사건 제7항 발명의 요지를 전부 포함하고 있다고 볼 수 없어 이용관계에 있다고 할 수 없음.
관련 판례 및 법령
대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결
검토
본 판결은 특허청구범위 해석의 중요성을 다시 한번 강조함. 특히, 청구항에 명시된 특정 제조방법에 의해 한정된 물질의 경우, 그 제조방법이 권리범위를 결정하는 핵심 요소임을 명확히 함.
용도발명이라 하더라도, 유효성분이 특정 제조방법에 의해 한정된 경우, 그 제조방법은 권리범위 해석에 있어 필수적인 구성요소로 작용함을 보여줌.
이용관계 성립 여부 판단 시, 선 특허발명의 요지를 전부 포함하는지 여부가 핵심임을 재확인함. 단순히 유효성분 자체가 동일하다는 주장만으로는 이용관계가 인정되기 어려움을 시사함.
특허법원
판결
사건
2012허11139 권리범위확인(특)
원고
동아제약 주식회사의 소송수계인 동아에스티 주식회사 외 2인 (소송대리인 변리사 노재철)
피고
지엘팜텍 주식회사 (소송대리인 변리사 박종혁)
판결선고
2013. 06. 21.
주 문
1. 원고들의 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고들이 부담한다.
이 유
1. 기초사실
가. 이 사건 특허발명
1) 명칭: 위장질환 치료제용 쑥추출물
2) 우선권주장일/ 출원일/ 등록일/ 특허등록번호: 1994. 12. 30./ 1995. 7. 24./ 1998. 12. 9./ (특허등록번호 생략)
3) 권리자: 원고들
4) 특허청구범위(이하 이 사건 특허발명의 청구항 제7항을 ‘이 사건 제7항 발명’이라 부르고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)
청구항 6. 쑥잎을 메탄올 또는 에탄올로 추출하여 쑥추출물을 얻고, 이 쑥추출물을 탈지하고 클로로포름으로 용출시켜 소분획물을 얻고, 이를 다시 실리카겔 컬럼에 충전하여 용출시키는 것을 특징으로 하는 자세오시딘(5.7.4'-thiohydroxy-6.3'-dimetoxy flavone)의 제조방법.
청구항 7. 제6항의 자세오시딘을 유효성분으로 하여 이에 약제학적으로 허용되는 물질이 첨가된 위장질환치료제용 약학적 조성물.
청구항 1 내지 5 (기재 생략)
나. 확인대상발명
피고가 특정한 ‘애엽의 이소프로판올 추출물을 유효성분으로 포함하는 약제학적 조성물’로서 그 주요 내용은 다음과 같다.
「쑥잎에 100% 이소프로판올을 가하여 추출하여 여과한 후 감압농축하여 제조되며, 유파틸린 0.80~1.3 중량% 및 자세오시딘 0.25~0.6 중량%를 포함하고, 혈액응고 억제작용을 나타내는 수용성 성분을 포함하지 않는 쑥추출물을 유효성분으로 포함하며 이에 약제학적으로 허용가능한 물질이 첨가된 위장질환치료용 약제학적 조성물로서, 상기 쑥추출물은 프로스타글란딘 생합성 촉진작용을 나타내며, 상기 약제학적 조성물은 쑥을 이소프로판올로 추출한 연조엑스 형태인 것을 특징으로 하는 약제학적 조성물」
다. 이 사건 심결의 경위
1) 피고는 2012. 7. 16. 원고들을 상대로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명 및 이 사건 제7항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 주장하면서 소극적 권리범위확인심판(2012당1951호)을 청구하였다.
2) 특허심판원은 2012. 11. 22. ‘확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지만, 이 사건 제7항 발명의 권리범위에는 속하지 않는다’는 이유로 피고의 심판청구 중 이 사건 제1항 발명에 관한 부분을 기각하고, 이 사건 제7항 발명에 관한 부분을 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
라. 원고 동아에스티 주식회사의 소송수계
1) 소송수계 전 원고 동아제약 주식회사(2013. 3. 4. ‘동아쏘시오홀딩스 주식회사’로 상호 변경됨)는 그 사업 부문 중 이 사건 특허발명에 대한 권리를 포함하는 전문의약품사업 부문을 분할하여 그 부문을 목적으로 하는 원고 동아에스티 주식회사를 설립하기로 하는 분할계획을 마련한 후 2013. 1. 28. 주주총회의 결의를 거쳐 승인을 얻었고, 2013. 3. 4. 원고 동아에스티 주식회사의 설립등기가 마쳐졌다.
2) 원고 동아에스티 주식회사는 상법 제530조의10에 따라 소송수계 전 원고 동아제약 주식회사(상호 변경 후: 동아쏘시오홀딩스 주식회사)의 이 사건 소송상 지위를 승계하였고, 동아쏘시오홀딩스 주식회사는 2013. 4. 23. 원고 동아에스티 주식회사에게 이 사건 특허발명에 관한 권리지분의 이전등록을 마쳐주었다.
[인정근거] 갑 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지
2. 당사자 주장의 요지 및 이 사건의 쟁점
가. 당사자 주장의 요지
1) 원고들 주장의 요지
자세오시딘은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 이미 공지된 물질이고, 이 사건 제7항 발명은 위장질환치료 효과가 있는 쑥속 성분인 자세오시딘에 관한 용도발명으로서, 이 사건 제7항 발명 중 ‘청구항 제6항의 자세오시딘’은 ‘쑥속 성분인 자세오시딘’을 의미하는 것인데, 확인대상발명은 이 사건 제7항 발명의 구성을 그대로 포함하고 있으면서 100% 이소프로판올을 쑥잎의 추출 용매로 사용한다는 새로운 기술적 요소를 부가한 이용관계에 있어 그 권리범위에 속한다.
2) 피고 주장의 요지
이 사건 제7항 발명의 자세오시딘은 이 사건 제6항 발명의 제조방법에 의해 한정된 자세오시딘을 의미하므로, 이 사건 제7항 발명과 확인대상발명은 추출 용매 및 자세오시딘 분리공정의 유무 등에서 차이가 있어서, 확인대상발명은 이 사건 제7항 발명과 이용관계에 있지 아니하여 그 권리범위에 속하지 않는다.
나. 이 사건의 쟁점
당사자의 위 주장을 통해 정리되는 이 사건의 쟁점은, 확인대상발명이 이 사건 제7항 발명과 이용관계에 있어 그 권리범위에 속하는지 여부인데, 구체적으로 이 사건 제7항 발명 중 ‘청구항 제6항의 자세오시딘’을 이 사건 제6항 발명의 제조방법에 의해 한정된 자세오시딘만을 의미하는 것으로 볼 것인지, 아니면 ‘쑥속 성분인 자세오시딘’으로 볼 것인지가 문제된다.
3. 이 사건 제7항 발명의 청구범위
가. 청구범위의 해석 기준
특허권의 권리범위는 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 권리범위를 확정할 수 없는 경우에 한하여 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 보충하여 명세서 전체로서 권리범위를 확정하여야 하는 것이므로, 특허청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 특허청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이다(대법원 2005. 12. 23. 선고 2005후285 판결 참조). 또한 이 사건 특허발명의 출원 시 적용되었던 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제4항 제3호는 특허청구범위에는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재하도록 규정하고 있었는데, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항으로서 어떠한 사항을 특허청구범위에 기재할 것인지는 출원인의 자유에 맡겨져 있고, 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 점(특허법 제97조 참조) 등에 비추어 볼 때, 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항의 하나로 특허청구범위에 기재하였음에도 권리행사의 단계에서 그 사항이 특허발명의 구성요소 중 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 이를 무시하는 것은 사실상 특허청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결, 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결 등 참조).
나. 판단
이 사건 제7항 발명의 특허청구범위는 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 권리범위를 확정할 수 없는 경우에 해당하지 아니하므로, 특허청구범위 기재만으로 그 권리범위를 정할 수 있고, 그 특허청구범위의 기재에 의하면 ‘청구항 제6항의 자세오시딘’이라고 한정하고 있어 이를 이 사건 제7항 발명의 필수적인 구성요소라고 보아야 할 것이며, 또한 이 사건 제7항 발명은 쑥추출물로부터 분리된 유효성분의 위장질환 효과를 전제로 한 약학적 조성물에 관한 발명으로서, 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 의하면, 쑥추출물의 자세오시딘 함량은 그 추출 용매에 따라 달라질 수 있는데, 이 사건 제6항 발명의 청구항에서는추출 용매로 ‘메탄올 또는 에탄올’을 기재하고 있고(실시예 17에서는 70%의 메탄올을 추출 용매로 사용하였다), 이 사건 제6항 발명의 제조방법으로 추출, 분획, 정제한 자세오시딘의 위장질환에 대한 효과를 관찰한 부분이 기재되어 있는바(갑 제2호증 9, 10쪽 등 참조), 원고들의 주장과 같이 이 사건 제7항 발명 중 ‘청구항 제6항의 자세오시딘’을 권리행사의 단계에서 특허발명의 구성요소 중 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 이를 무시하는 것은 사실상 특허청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.
따라서 이 사건 제7항 발명은 ‘청구항 제6항의 제조방법에 의하여 한정된 자세오시딘’, 즉 ‘쑥잎을 메탄올 또는 에탄올로 추출하여 쑥추출물을 얻고, 이 쑥추출물을 탈지하고 클로로포름으로 용출시켜 소분획물을 얻고, 이를 다시 실리카겔 컬럼에 충전하여 용출시키는 것을 특징으로 하는 자세오시딘’을 유효성분으로 하여 이에 약제학적으로 허용되는 물질이 첨가된 위장질환치료제용 약학적 조성물이라고 해석함이 타당하다.
4. 확인대상발명이 이 사건 제7항 발명의 권리범위에 속하는지 여부
가. 구성요소 분석
이 사건 제7항 발명은 ‘쑥잎을 메탄올 또는 에탄올로 추출하여 쑥추출물을 얻고, 이 쑥추출물을 탈지하고 클로로포름으로 용출시켜 소분획물을 얻고, 이를 다시 실리카겔 컬럼에 충전하여 용출시키는 것을 특징으로 하는 자세오시딘을 유효성분으로 하여(이하 ’구성 1‘이라 한다) 이에 약제학적으로 허용되는 물질이 첨가된(이하 ’구성 2‘라 한다) 위장질환치료제용 약학적 조성물(이하 ’구성 3‘이라 한다)’이다.
나. 구성 대비
1) 구성 1 대비
가) 구성 1은 ‘쑥잎을 메탄올 또는 에탄올로 추출하여 쑥추출물을 얻고, 이 쑥추출물을 탈지하고 클로로포름으로 용출시켜 소분획물을 얻고, 이를 다시 실리카겔 컬럼에 충전하여 용출시키는 것을 특징으로 하는 자세오시딘을 유효성분으로 하는 것’으로서, 확인대상발명의 ‘쑥잎에 100% 이소프로판올을 가하여 추출하여 여과한 후 감압농축하여 제조되며, 유파틸린 0.80~1.3 중량% 및 자세오시딘 0.25~0.6 중량%를 포함하고, 혈액응고 억제작용을 나타내는 수용성 성분을 포함하지 않는 쑥추출물을 유효성분으로 포함하는 것’(갑 제3호증 14쪽 5~7행)에 대응된다.
살피건대, 쑥잎으로부터 쑥추출물을 얻는데 사용하는 용매에 있어 구성 1은 ‘메탄올 또는 에탄올’을 사용하는 반면, 확인대상발명의 대응구성은 ‘100% 이소프로판올’을 사용하는 점에서 차이가 있을 뿐만 아니라, 구성 1은 쑥추출물에서 자세오시딘을 분리하는 공정으로서 ‘쑥추출물을 탈지하고 클로로포름으로 용출시켜 소분획물을 얻고, 이를 다시 실리카겔 컬럼에 충전하여 용출시키는’ 구성요소를 포함하는 반면, 확인대상발명은 위와 같은 구성요소를 포함하지 않는 점에서 차이가 있다.
나) 이에 대하여 원고들은, 이 사건 제7항 발명의 자세오시딘은 이 사건 제6항 발명의 제조방법에 의해서 한정된 자세오시딘만을 의미하는 것이 아니고, 공지의 물질로서의 ‘쑥속 성분인 자세오시딘’을 의미하는 것이므로, 확인대상발명의 대응구성의 자세오시딘과 차이가 없다는 취지의 주장을 하나, 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 제7항 발명의 자세오시딘은 ‘청구항 제6항의 제조방법에 의하여 한정된 자세오시딘’을 의미하는 것이어서 원고들의 위 주장은 받아들이지 않는다.
2) 구성 2, 3 대비
구성 2, 3은 ‘이에 약제학적으로 허용되는 물질이 첨가된 위장질환치료제용 약학적 조성물’로서, 확인대상발명의 ‘이에 약제학적으로 허용 가능한 물질이 첨가된 위장질환치료용 약제학적 조성물’(갑 제3호증 14쪽 7~8행)과 동일하다.
다. 이용관계의 유무
1) 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하는 것이며, 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결).
2) 살피건대, 확인대상발명은 이 사건 제7항 발명의 구성 2, 3과 동일한 구성을 가지는 약제학적 조성물이나, 이 사건 제7항 발명의 구성 1과 동일하거나 균등한 구성을 가지지 않는바, 이 사건 제7항 발명의 요지를 전부 포함하고 있다고 볼 수 없어 이 사건 제7항 발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가한 것이라고 할 수 없다.
따라서 확인대상발명은 이 사건 제7항 발명과 이용관계에 있다고 할 수 없어 그 권리범위에 속하지 않는다.
5. 결론
그렇다면 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고들의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.