구 상표법상 '수요자'의 범위 및 '주지상표' 판단 기준

결과 요약

• 원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송함.

사실관계

• 심판청구인은 1975. 12. 9. '프록센캅셀' 제품명으로 제조품목허가를 받아 '프록센' 상표를 부착하여 1976년부터 1983년까지 생산·판매함.
• 심판청구인은 의약품 전문지와 각종 일간지에 인용상표를 선전·광고함.
• 원심은 인용상표가 의약업계의 실거래자들에게 현저히 인식되어 있었다고 판단하여 주지상표로 인정함.

핵심 쟁점, 법리 및 법원의 판단

구 상표법 제9조 제1항 제9호 소정의 "수요자"의 의미

• 법리: 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제9호에서 규정하는 수요자라 함은 소비자나 거래자 등 거래관계자를 의미함.
• 법원의 판단: 원심이 수요자를 당해 업계의 거래자로 국한하여 인용상표가 의사나 약사 등 의약업계의 실거래자들에게만 널리 알려져 있으면 주지상표로 인정할 수 있다고 판단한 것은 위법함. 이 사건 인용상표가 사용된 의약품은 일반 소비자가 약국 등에서 쉽게 구입할 수 있었으므로 일반 소비자도 직접적인 수요자가 될 수 있음.

주지상표 여부의 판단 기준

• 법리: 주지상표로서 타인의 상표등록을 배제하려면 그 상표가 특정인의 상표에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있을 것이 필요함.
• 법리: 구체적으로 그 상표가 주지상표인가의 여부는 그 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정이나 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 일응의 기준이 됨.
• 법원의 판단: 심판청구인이 1977년부터 1979년까지 집중적으로 인용상표를 부착한 상품을 생산 및 판매하였고, 일반 소비자에 대한 광고는 1977년경에만 있었으며, 그 후 판매량이 줄어들고 일반 소비자를 대상으로 한 광고 없이 업계 전문 잡지에만 광고한 사실이 인정됨. 이러한 사실만으로는 인용상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시인 1984년경에 국내의 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있었다고 인정하기 어려움. 원심이 증거 없이 사실을 인정한 잘못이 있음.

관련 판례 및 법령

• 구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제9호
• 대법원 1991. 2. 26. 선고 90후1413 판결
• 대법원 1991. 11. 22. 선고 91후301 판결

검토

• 본 판결은 구 상표법상 주지상표의 판단에 있어 '수요자'의 범위를 거래자뿐만 아니라 일반 소비자까지 포함하는 것으로 확장 해석하여, 상표의 주지성을 판단할 때 실질적인 시장에서의 인지도를 종합적으로 고려해야 함을 명확히 함.
• 특히, 의약품과 같이 일반 소비자가 직접 구매할 수 있는 상품의 경우, 일반 소비자의 인지도가 주지성 판단의 중요한 요소임을 강조하여, 업계 내부의 인지도만으로는 부족할 수 있음을 시사함.
• 상표의 주지성 판단 시 사용 기간, 판매량, 광고 방법 및 범위 등을 종합적으로 고려해야 하며, 특정 시기에 집중된 광고나 판매만으로는 장기적인 주지성을 인정하기 어렵다는 점을 명확히 함.