의장등록출원 보정의 요지 변경 여부 판단 절차 및 항고심판관의 조치

결과 요약

• 의장등록출원 보정이 요지 변경에 해당하는 경우, 반드시 별도의 결정 절차를 통해 보정 각하를 확정해야 하며, 이에 대한 불복 절차가 완료될 때까지 심사 또는 심판을 중지해야 함.
• 심사 절차에서 간과된 요지 변경 보정은 항고심판 절차에서 항고심판관이 보정 각하 결정을 해야 함.
• 원심결은 위와 같은 절차를 거치지 않고 항고심판의 본안에서 출원 심사 대상을 정하고 심판을 진행하였으므로, 원심결을 파기하고 특허청항고심판소에 환송함.

사실관계

• 출원인이 심사관으로부터 거절이유통지서를 받고 보정서와 의견서를 제출하였음.
• 심사 절차에서는 이 보정에 대해 어떠한 결정도 없이 출원에 대해 거절사정을 하였음.
• 출원인이 항고심판을 제기하자, 원심은 심결 이유에서 출원인의 보정이 요지 변경에 해당하여 채택할 수 없다고 판단하고, 출원 심사 대상을 보정 전의 당초 출원으로 확정 지은 다음 항고심판 청구를 배척하였음.

핵심 쟁점, 법리 및 법원의 판단

의장등록출원 보정의 요지 변경 여부 판단 절차

• 법리: 의장등록출원 보정이 있는 경우, 출원 심사(거절사정에 대한 항고심판 포함)의 대상을 확정하기 위해 먼저 보정이 요지 변경에 해당하는지 여부를 가려야 함.
• 법리: 만일 요지 변경 여부에 다툼이 있는 경우, 그 다툼에 대한 심결이나 판결이 확정되기 전까지는 출원 심사의 대상이 확정되지 않으므로 출원 심사를 중지해야 함.
• 법리: 따라서 요지 변경에 해당하는 보정을 각하함에 있어서는 반드시 별도의 결정 절차를 통하여 이를 확정해야 함.
• 법리: 심사 절차에서 요지 변경에 해당하는 보정이 있었음에도 이를 간과한 사실이 거절사정에 대한 항고심판 절차에서 발견된 경우, 항고심판관이 그 보정 각하 결정을 해야 함.
• 법원의 판단: 원심은 출원인의 보정이 요지 변경에 해당한다고 판단하였음에도, 항고심판의 심결과는 별도의 절차에서 보정 각하 결정을 하지 않고 항고심판의 본안에서 출원 심사 대상을 정하고 동시에 항고심판을 진행하였음. 이는 보정 각하에 관한 의장법 규정을 위반한 것임.

관련 판례 및 법령

• 의장법 제18조 제1항: 의장등록출원인은 최초의 의장등록출원의 요지를 변경하지 아니하는 범위안에서 사정의 통지서가 송달되기 전까지 의장등록출원서의 기재사항, 의장등록출원서에 첨부한 도면 및 도면의 기재사항을 보정할 수 있음.
• 의장법 제24조, 특허법 제51조 제1항, 제170조: 심사관이나 항고심판관은 보정이 요지를 변경하는 것인 때에는 결정으로 그 보정을 각하하여야 함.
• 의장법 제72조, 특허법 제169조 제1항: 보정각하결정을 받은 자가 그 결정에 불복이 있는 때에는 그 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 항고심판을 청구할 수 있음.
• 의장법 제24조, 제72조, 특허법 제51조 제3항, 제170조 제1항, 제2항: 심사관이나 항고심판관은 출원인이 보정각하결정에 대하여 항고심판을 청구하거나 상고하는 경우에는 그에 대한 심결이나 판결이 확정될 때까지 그 출원의 심사나 심판을 중지하도록 되어 있음.
• 의장법 제24조, 특허법 제51조 제5항, 제170조 제1항, 제4항: 보정각하결정은 서면으로 하여야 하되 그 이유를 붙이도록 되어 있음.

검토

• 본 판결은 의장등록출원 보정의 요지 변경 여부 판단에 있어 절차적 적법성을 강조함.
• 보정의 요지 변경 여부는 출원 심사의 대상을 확정하는 중요한 전제이므로, 이에 대한 다툼이 있는 경우 별도의 결정 절차를 통해 확정하고 불복 절차를 보장해야 함을 명확히 함.
• 이는 심사관 또는 항고심판관이 보정의 요지 변경 여부를 자의적으로 판단하여 본안 심사 또는 심판을 진행함으로써 발생할 수 있는 출원인의 권리 침해를 방지하려는 취지로 이해됨.
• 특히, 심사 단계에서 간과된 절차적 하자를 항고심판 단계에서 바로잡아야 할 항고심판관의 역할을 명시하여, 절차적 정의를 실현하는 데 기여함.