상표법상 수요자 기만 염려 상표 판단 기준 및 인용상표의 주지성 요건

결과 요약

• 구 상표법 제9조 제1항 제11호의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하기 위해서는 인용상표가 반드시 주지, 저명할 필요는 없으나, 국내 일반거래에서 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려져 있어야 함을 확인하며, 본 사건 인용상표는 그 정도로 알려져 있지 않다고 보아 상고를 기각함.

사실관계

• 심판청구인은 이 사건 등록상표가 구 상표법 제9조 제1항 제11호의 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당한다고 주장하며 상고를 제기함.
• 인용상표는 미국을 비롯한 13개국에 등록되어 있으며, 1986년 5월경부터 국내에 지정상품인 각종 주방용품이 수입되기 시작하여 1986년부터 1990년까지 약 74만 달러 상당이 수입되었고 제품 카탈로그가 국내에 반입된 사실이 인정됨.

핵심 쟁점, 법리 및 법원의 판단

수요자를 기만할 염려가 있는 상표의 판단 기준

• 쟁점: 구 상표법 제9조 제1항 제11호에서 규정하는 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표'에 해당하기 위한 인용상표의 주지성 요건은 무엇인가.
• 법리: 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제11호의 규정 취지는 기존 상표 보호가 아니라, 특정인의 상표로 인식된 상표를 사용하는 상품의 품질, 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 신뢰를 보호함에 있음.
• 법리: 수요자를 기만할 염려가 있다고 하기 위하여는 인용상품이나 인용상표가 반드시 주지, 저명하여야 하는 것은 아니지만, 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상품이나 상표라고 하면 특정인의 상품이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 함.
• 법원의 판단: 원심이 인용상표가 주지 저명한 경우에만 위 법조를 적용할 수 있다고 설시하였다는 상고논지는 원심의 설시를 오해한 것으로, 원심은 인용상표가 국내에서 그 정도로 알려져 있지 않다고 보아 심판청구를 기각하였음이 명백하므로 논지는 이유 없음.

관련 판례 및 법령

• 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제11호: 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록받을 수 없음.
• 대법원 1991.1.11. 선고 90후311 판결
• 대법원 1992.7.28. 선고 92후278 판결
• 대법원 1993.2.9. 선고 92후674 판결

인용상표의 주지성 인정 여부

• 쟁점: 본 사건의 인용상표가 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 정도로 널리 알려져 있는가.
• 법리: 심판청구인 자신이 작성한 사문서와 같은 증거에 대하여는 원심이 자유심증에 의하여 그 증거력을 판단할 수 있고, 증거력이 없다고 본 증거에 관하여 일일이 그 배척이유를 설시할 필요는 없음.
• 법원의 판단: 제출된 증거들을 종합하더라도, 인용상표의 국내 수입액(약 74만 달러)은 국내 주방용품 전체 시장규모에 비추어 아주 소액이며, 수입물품이 모두 판매되었거나 카탈로그가 다량 반입·배포되었다는 증거가 없고, 신문·잡지 등 대중광고매체를 통한 광고나 소비자들에게 널리 알리기 위한 선전 등의 주장이 전혀 없음.
• 법원의 판단: 위 인정사실만으로는 국내 수요자가 인용상표나 그 지정상품을 심판청구인의 것으로 인식할 수 있을 정도로 널리 알려져 있다고 단정할 수 없음.
• 법원의 판단: 원심이 이 사건 등록상표가 인용상표와의 관계에서 수요자를 기만할 우려가 있다고 볼 수 없다고 판단한 것은 정당하며, 채증법칙 위배, 판단유탈, 심리미진의 위법이 없음.
• 참고: 원심에서 "위 카탈로그가 이 사건 등록상표 출원 전에 국내에 반입되었거나 반포된 근거를 찾을 수 없다"고 설시한 부분은 국내에 널리 알려져 있는지 여부의 판단시점이 등록사정시임에 비추어 적절치 않으나, 심결 결과에는 영향이 없음.

검토

• 본 판결은 구 상표법상 '수요자를 기만할 염려가 있는 상표' 판단에 있어 인용상표의 주지성 요건을 명확히 함. 단순히 해외 등록 및 일정 수준의 국내 수입 실적만으로는 국내 수요자에게 특정인의 상표로 인식될 정도의 주지성을 인정하기 어렵다는 점을 보여줌.
• 특히, 국내 시장 규모 대비 수입액의 소액성, 판매 및 배포 증거의 부재, 대중매체 광고 등 적극적인 홍보 활동의 부재를 주지성 불인정의 주요 근거로 삼아, 상표의 주지성 판단에 있어 국내 시장에서의 실제 인지도 형성 노력이 중요함을 시사함.
• 변호사 입장에서는 상표 출원 시 기존 상표와의 유사성 검토뿐만 아니라, 해당 상표가 국내에서 어느 정도의 인지도를 가지고 있는지 객관적인 증거를 통해 면밀히 분석해야 함을 강조함. 특히, 해외에서 주지성이 인정되는 상표라 할지라도 국내에서의 인지도는 별개로 판단될 수 있음을 유의해야 함.