상표 불사용 취소심판에서 상표권자의 묵인 및 정당한 이유 판단 기준

결과 요약

• 상표권자가 유사 상표 사용을 묵인하였다고 볼 수 없으며, 상표 불사용에 대한 정당한 이유가 인정되어 상고를 기각함.

사실관계

• 심판청구인은 이 사건 등록상표의 지정상품과 동종의 상품을 제조, 판매하는 등 동종의 영업을 영위함.
• 심판청구인의 출원상표가 피심판청구인의 이 사건 등록상표와 유사하다는 이유로 거절사정된 바 있음.
• 심판청구인은 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 동종 상품에 사용하고 있는 자임.
• 심판청구인은 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용하면서 일정 기간 국내 방송매체를 통해 광고한 사실이 있음.
• 이 사건 등록상표의 지정상품은 수입규제 품목으로 국내에서의 정상적인 거래가 불가능했음.
• 피심판청구인은 재외자이며, 국내에 상표관리인을 두지 아니하였음.

핵심 쟁점, 법리 및 법원의 판단

상표법 제45조 제1항 제1호 소정의 상표사용 묵인 여부 판단 기준

• 단순히 등록상표의 지정상품과 유사한 상품에 대하여 등록상표와 유사한 상표를 사용한 사실만으로는 상표권자가 상표사용을 묵인하였다고 볼 수 없음.
• 원심은 심판청구인의 광고가 여러 상표와의 혼합광고로 이 사건 등록상표와 유사한 상표만의 광고 실적을 구별할 수 없으며, 지정상품이 수입규제 품목으로 국내 정상 거래가 불가능했던 사정을 참작하여 재외자인 피심판청구인이 상표사용을 묵인하였다고 볼 수 없다고 판단함.
• 재외자인 피심판청구인이 국내에 상표관리인을 두지 아니하였다는 주장만으로 상표사용을 묵인한 것에 해당한다고 볼 수 없음.

관련 판례 및 법령

• 대법원 1967. 10. 4. 선고 67후21 판결
• 상표법 제45조 제1항 제1호: 상표권자 또는 전용사용권자가 정당한 이유 없이 등록상표를 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 그 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있다. 다만, 취소심판청구일 전 3년 이내에 등록상표의 사용이 있었을 때에는 취소심판을 청구할 수 없다.

상표법 제45조 제1항 제3호의 "정당한 이유"의 의미

• 상표법 제45조 제1항 제3호의 정당한 이유라 함은 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라 법률에 의한 규제, 판매금지, 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없는 경우와 같이 상표권자의 귀책사유로 인하지 아니한 상표 불사용의 경우도 포함됨.
• 원심은 이 사건 등록상표의 지정상품이 수입규제 품목으로 국내에서 일반적, 정상적으로 거래할 수 없었던 사정을 고려하여 상표 불사용에 정당한 이유가 있다고 판단함.
• 재외자인 피심판청구인이 통상사용권을 설정하지 아니하였다거나 국내에 상표관리인을 두지 아니하였다는 사유만으로 결론을 달리할 수 없다고 판단함.

관련 판례 및 법령

• 대법원 1982. 2. 23. 선고 80후70 판결
• 상표법 제45조 제1항 제3호: 상표권자 또는 전용사용권자가 정당한 이유 없이 등록상표를 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 그 등록상표의 취소심판을 청구할 수 있다. 다만, 취소심판청구일 전 3년 이내에 등록상표의 사용이 있었을 때에는 취소심판을 청구할 수 없다.

참고사실

• 심판청구인은 이 사건 심판청구 이후에 이 사건 등록상표와 유사한 또 다른 상표를 유사상품의 상표로 새로이 등록받아 사용하고 있는데도 피심판청구인이 그 사용을 묵인하고 있다는 주장은 상고심에 이르러 비로소 주장된 새로운 사실이므로 적법한 상고이유가 되지 못함.

검토

• 본 판결은 상표 불사용 취소심판에서 상표권자의 묵인 여부와 불사용에 대한 정당한 이유 판단에 대한 명확한 기준을 제시함.
• 상표권자의 묵인 여부는 단순히 유사 상표 사용 사실만으로 판단할 수 없으며, 광고 실적의 불분명성, 지정상품의 수입규제 등 구체적인 정황을 종합적으로 고려해야 함을 명시함.
• 상표 불사용의 '정당한 이유'는 불가항력적인 사유 외에 법률적 규제나 국가의 수입제한 조치 등으로 인해 정상적인 거래가 불가능한 경우까지 포함함을 재확인하여, 상표권자의 귀책사유가 없는 경우를 폭넓게 인정함.
• 재외 상표권자의 경우 국내 상표관리인 부재나 통상사용권 미설정만으로는 묵인이나 정당한 이유 부재를 인정하기 어렵다는 점을 명확히 함으로써, 국제 상표권 보호에 있어 현실적인 어려움을 고려한 판단으로 볼 수 있음.