특허 명세서 기재요건(실시가능성 및 뒷받침) 판단 기준

결과 요약

• 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송함.

사실관계

• 원심은 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 명세서가 구 특허법 제42조 제3항(실시가능성) 및 제42조 제4항 제1호(뒷받침)의 기재요건을 충족하지 못하여 등록이 무효로 되어야 한다고 판단함.
• 이 사건 특허발명은 '시료도입 통로부와 통기부가 교차 형성되고, 시료도입 통로부와 통기부가 만나는 지점에 돌출부가 형성된 구조를 갖는 시료도입부를 구비한 전기화학적 바이오센서'에 관한 것임.
• 원심은 에어포켓 현상의 발생 원인 불명확, 돌출부의 크기/형상 파악 어려움, 효과의 추상적 기재, 기술적 과제 미해결 등을 이유로 기재불비를 인정함.

핵심 쟁점, 법리 및 법원의 판단

구 특허법 제42조 제3항의 실시가능성 요건 충족 여부

• 법리: 구 특허법 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하도록 규정함. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위함임. 물건의 발명에서 '실시'는 물건을 생산, 사용하는 행위를 의미하며, 통상의 기술자가 과도한 실험이나 특수한 지식 없이 명세서 기재사항에 의해 물건을 생산·사용할 수 있고, 구체적인 실험 증명이 없더라도 특허출원 당시 기술수준으로 효과 발생을 충분히 예측할 수 있다면 기재요건을 충족함.
• 법원의 판단:
  • 물건의 생산 및 사용 가능성: 발명의 상세한 설명에 돌출부의 위치, 시료도입 통로부와 통기부의 교차 모양 및 제조방법, 사용방법이 명시되어 있고, 도면도 제시되어 있음. 비록 돌출부의 크기나 형상에 대한 구체적 기재는 없으나, 통상의 기술자가 필요에 따라 적절히 위치, 크기, 형상을 선택하여 돌출부를 생산하고 사용하는 데 지장이 없어 보임.
  • 효과 예측 가능성: '에어포켓 현상'은 액체 배관 도중 불필요한 공기 체류 현상으로 배관이 꺾인 부위에서 발생하기 쉽다는 점이 출원 전에 널리 알려져 있었으므로, 통상의 기술자는 그 의미 및 발생 위치를 이해할 수 있음. 발명의 상세한 설명에 돌출부가 에어포켓 현상을 최소화하는 역할을 한다고 기재되어 있어, 통상의 기술자는 돌출부를 통해 에어포켓 현상이 완화되는 효과를 충분히 예측할 수 있음. 에어포켓 현상이 완전히 사라지지 않더라도 돌출부가 없을 때보다 측정의 부정확성이 낮아진다고 볼 수 있음.
  • 결론: 통상의 기술자가 명세서 기재사항에 의해 물건을 생산·사용할 수 있고 그 효과의 발생을 충분히 예측할 수 있으므로, 에어포켓 현상의 원인이나 완화 이론적 근거가 구체적으로 밝혀지지 않았더라도 구 특허법 제42조 제3항의 기재요건은 충족됨.

관련 판례 및 법령

• 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제3항: 발명의 상세한 설명에는 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다.
• 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결
• 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 판결

구 특허법 제42조 제4항 제1호의 뒷받침 요건 충족 여부

• 법리: 구 특허법 제42조 제4항 제1호는 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것을 규정함. 이는 명세서의 상세한 설명에 기재되지 않은 사항이 청구항에 기재되어 출원자가 공개하지 않은 발명에 특허권이 부여되는 것을 막기 위함임. 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 통상의 기술자의 입장에서 특허청구범위에 기재된 발명과 대응되는 사항이 상세한 설명에 기재되어 있는지에 따라 판단하며, 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있다면 뒷받침됨.
• 법원의 판단: 앞서 본 사정에 의하면 출원 당시의 기술수준을 기준으로 통상의 기술자의 입장에서 이 사건 제1항 발명에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있고, 발명의 상세한 설명에 개시된 내용을 특허청구범위에 기재된 범위까지 확장할 수 있음. 따라서 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 않았다고 볼 수 없으므로, 구 특허법 제42조 제4항 제1호의 기재요건 위반도 없음.

관련 판례 및 법령

• 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제4항 제1호: 특허청구범위에 보호받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것.
• 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결
• 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결

검토

• 본 판결은 특허 명세서의 실시가능성(구 특허법 제42조 제3항) 및 뒷받침(구 특허법 제42조 제4항 제1호) 요건에 대한 판단 기준을 재확인하고, 특히 '물건의 발명'에서 통상의 기술자가 발명을 실시하고 효과를 예측할 수 있는지에 대한 구체적인 판단례를 제시함.
• 명세서에 모든 세부사항이 구체적으로 기재되지 않더라도, 통상의 기술자가 기술수준을 고려하여 발명을 생산·사용하고 효과를 예측할 수 있다면 기재요건을 충족한다는 점을 명확히 함.
• 이는 특허 명세서 작성 시 과도한 상세함을 요구하기보다는, 통상의 기술자가 이해하고 재현할 수 있는 수준의 개시로 충분하다는 점을 시사하며, 특허권의 유효성 판단에 있어 중요한 기준이 됨.