동일 특허발명에 대한 정정심판 계속 중 특허무효심결 취소소송의 심리 중단 여부 및 진보성 판단

결과 요약

• 동일한 특허발명에 대하여 정정심판 사건이 특허심판원에 계속 중이더라도, 상고심에 계속 중인 특허무효심결 취소소송의 심리를 중단할 필요는 없음.
• 이 사건 제7항 발명은 비교대상발명 1, 6에 의해 진보성이 부정됨.

사실관계

• 피고는 명칭을 ‘차량의 2륜/4륜 구동절환용 클러치 구동축 제어장치’로 하는 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서 2013. 7. 24. 특허청구범위 제1항 내지 제6항을 삭제하고, 원래 제1항의 종속항이었던 제7항의 내용을 정정하여 독립항으로 바꾸는 정정청구를 함.
• 이 사건 제7항 발명의 ‘로어플레이트와 어퍼플레이트의 결합수단’은 비교대상발명 1과 기능 및 효과가 동일하며, 결합구멍과 결합돌기의 형태 변경은 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도임.
• 이 사건 제7항 발명의 나머지 구성들은 비교대상발명 1 및 6에 개시되어 있거나 용이하게 도출 가능하며, 결합에 특별한 기술적 어려움이 없음.
• 이 사건 제7항 발명의 효과는 비교대상발명 1, 6으로부터 예측할 수 있는 정도이며 현저하지 아니함.

핵심 쟁점, 법리 및 법원의 판단

정정심판 계속 중 특허무효심결 취소소송 심리 중단 여부

• 동일한 특허발명에 대하여 정정심판 사건이 특허심판원에 계속 중에 있다는 이유로 상고심에 계속 중인 그 특허발명에 관한 특허무효심결에 대한 취소소송의 심리를 중단하여야 하는 것은 아님.
• 이와 다른 전제에서 정정심판 사건의 결과를 기다려야 한다는 취지의 상고이유 주장은 받아들일 수 없음.

관련 판례 및 법령

• 대법원 2007. 11. 30. 선고 2007후3394 판결

특허발명의 진보성 판단

• 이 사건 제7항 발명의 ‘로어플레이트와 어퍼플레이트의 결합수단’에 관한 구성은 비교대상발명 1의 구성과 기능 및 효과가 동일하며, 결합홈을 결합구멍으로 바꾸고 결합돌기의 형태를 변형하는 정도는 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있음.
• 이 사건 제7항 발명의 나머지 구성들은 비교대상발명 1 및 6에 개시되어 있거나 용이하게 도출 가능하며, 이들 구성을 결합하는 데 특별한 기술적 어려움이 없음.
• 이 사건 제7항 발명의 효과는 비교대상발명 1, 6으로부터 예측할 수 있는 정도로서 현저하지 아니함.
• 따라서 이 사건 제7항 발명은 비교대상발명 1, 6에 의하여 그 진보성이 부정됨.

검토

• 본 판결은 특허무효심결 취소소송의 심리 중단 여부에 대한 명확한 기준을 제시함. 정정심판이 진행 중이라 하더라도 상고심의 심리를 중단할 필요가 없다는 점을 재확인하여 소송 지연을 방지하고 신속한 권리 관계 확정을 도모함.
• 또한, 특허발명의 진보성 판단에 있어 구성요소의 치환 가능성, 결합의 용이성, 효과의 현저성 등을 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지 여부를 판단하는 법리를 재확인함. 이는 특허의 유효성을 다투는 소송에서 진보성 판단의 중요한 기준이 됨.