대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 직무발명보상금

상고기각

주문

판결이유

AI 요약

직무발명 보상금 산정 시 '사용자가 얻을 이익'의 의미 및 공지된 발명에 대한 실시보상금 지급 의무 유무

결과 요약

직무발명 보상금 산정 시 '사용자가 얻을 이익'은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미함.
피고가 실시한 발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그 사정을 용이하게 알 수 있었으므로, 피고가 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻었다고 단정할 수 없어 실시보상금 지급 의무가 없다고 판단함.
나이디핀 발명에 대한 직무발명보상금 산정은 정당하다고 판단함.

사실관계

원고는 자신의 직무발명에 대한 권리를 승계한 피고(을 주식회사)를 상대로 직무발명보상금 지급을 구함.
피고는 원심 판시 파노린 발명의 출원 이전부터 아르헨티나 소재 가도 에스에이(GADOR S.A.)로부터 파미드론산 이나트륨염을 수입하여 파노린 제품을 생산, 파노린 발명을 실시함.
피고가 실시한 위 파미드론산 이나트륨염의 제조방법에 관한 가도사 발명은 파노린 발명의 출원 당시 이미 공지된 것이었음.
피고는 유한화학공업 주식회사와 임가공계약을 체결한 후 유한화학으로부터 파노린 발명을 이용하여 생산한 파미드론산나트륨을 납품받아 파노린 제품을 생산, 파노린 발명을 실시함.
유한화학의 파미드론산나트륨 제조방법은 가도사 발명과 차이가 없었고, 통상의 지식을 가진 자가 가도사 발명으로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술에 해당함.
원심은 나이디핀 발명과 관련하여 피고의 실시 및 타사의 실시에 대한 보험청구금액, 실시료율, 발명자 보상률, 원고의 기여율 등을 고려하여 직무발명보상금 액수를 산정함.

핵심 쟁점, 법리 및 법원의 판단

직무발명 보상액 산정 시 '사용자가 얻을 이익'의 의미

구 특허법 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 규정함.
구 특허법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가짐.
따라서 '사용자가 얻을 이익'은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미함.
법원의 판단: 피고가 실시한 파노린 발명이 출원 당시 이미 공지된 것이어서 자유롭게 실시할 수 있었고, 경쟁관계에 있는 제3자도 그 사정을 용이하게 알 수 있었으므로, 피고가 파노린 발명의 실시로 인해 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻었다고 단정할 수 없음. 따라서 피고는 원고에게 파노린 발명과 관련하여 실시보상금을 지급할 의무가 없음.

나이디핀 발명에 대한 직무발명보상금 산정의 적법성

법원의 판단: 원심이 나이디핀 발명과 관련하여 피고에 의한 실시 및 타사에 의한 실시에 대한 보험청구금액, 실시료율, 발명자 보상률, 원고의 기여율 등을 종합적으로 고려하여 피고가 원고에게 지급해야 할 직무발명보상금 액수를 산정한 것은 정당함.

검토

본 판결은 직무발명 보상금 산정 시 '사용자가 얻을 이익'의 범위를 명확히 함으로써, 사용자가 이미 공지된 기술을 실시하는 경우까지 독점적 이익으로 보아 보상금을 지급할 의무가 없음을 확인함. 이는 직무발명 보상금 분쟁에서 사용자의 이익 산정 기준을 구체화하는 중요한 판례로 평가됨.
특히, 발명 출원 당시 이미 공지된 기술에 대해서는 사용자가 특허권을 통해 얻는 독점적 이익이 없으므로, 이에 대한 실시보상금 지급 의무가 없다는 점을 명확히 하여, 직무발명 보상금 청구 소송에서 발명의 공지 여부가 중요한 쟁점이 될 수 있음을 시사함.
나이디핀 발명에 대한 보상금 산정은 구체적인 사실관계와 제반 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 이루어졌음을 확인함으로써, 직무발명 보상금 산정의 복잡성을 인정하고 법원의 재량적 판단이 중요함을 보여줌.

대법원

판결

원고, 상고인 겸 피상고인

원고 (소송대리인 법무법인 ○원 담당변호사 ○○○)

피고, 피상고인 겸 상고인

한림제약 주식회사 (소송대리인 법무법인 ○세 외 2인)

원심판결

서울고법 2009. 10. 7. 선고 2009나26840 판결

주 문

상고를 모두 기각한다. 상고비용은 상고인 각자가 부담한다.

이 유

상고이유에 대하여 판단한다. 1. 원고의 상고이유 제1점에 대하여 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제40조 제2항은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 같은 법 제39조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다 (대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조). 원심판결 이유와 기록에 의하면, 피고는 원심 판시 파노린 발명의 출원 이전부터 아르헨티나 소재 가도 에스에이(GADOR S.A., 이하 ‘가도사’라고 한다)로부터 파미드론산 이나트륨염을 수입하고 이를 원료로 파노린 제품을 생산하여 파노린 발명을 실시하였는데, 피고가 실시한 위 파미드론산 이나트륨염의 제조방법에 관한 원심 판시 가도사 발명은 파노린 발명의 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보인다. 또한 피고는 유한화학공업 주식회사(이하 ‘유한화학’이라고 한다)와 임가공계약을 체결한 다음 유한화학으로부터 파노린 발명을 이용하여 생산한 파미드론산나트륨을 납품받아 이를 원료로 파노린 제품을 생산하여 파노린 발명을 실시하였는데, 피고가 실시한 유한화학의 파미드론산나트륨에 관한 제조방법 역시 파미드론산을 수산화나트륨 용액에 녹인 후 알코올을 가하고 냉각 및 여과하여 결정 석출 후 물로 결정화하여 정제하는 단계로 이루어지는 점 등에서 가도사 발명과 차이가 없어서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 가도사 발명으로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술에 해당하고 그와 같은 사정을 경쟁관계에 있는 제3자도 용이하게 알 수 있었던 것으로 보인다. 위에서 든 사정을 앞서 본 법리에 비추어 볼 때, 피고는 파노린 발명의 실시로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻고 있다고 단정할 수 없다. 원심의 이 부분에 관한 이유설시에 있어서 피고가 가도사로부터 파미드론산 이나트륨염을 수입하는 이외에 파노린 발명을 실시한 사실이 없다고 본 것은 부적절하나, 피고가 원고에게 파노린 발명과 관련하여 실시보상금을 지급할 의무가 없다고 판단한 것은 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 직무발명보상금 중 실시보상금의 지급 여부에 관하여 자유심증주의의 한계를 일탈하여 증거를 취사선택한 잘못이나 법리오해 등의 위법이 없다. 2. 원고의 상고이유 제2점 및 피고의 상고이유에 대하여 원심판결 이유에 의하면, 원심은 나이디핀 발명과 관련하여 ① 피고에 의한 실시에 대해서는 보험청구금액 합계에 원심 판시 나이디핀 발명의 독점적 효력에 기인한 부분을 1/2, 제약업계의 실시료율 5%를 실시료율로 적용하고, ② 타사에 의한 실시에 대하여는 보험청구금액 합계에 실시료율 5%를 적용하여 피고가 2008. 3. 31.까지 나이디핀 발명으로 인하여 얻은 이익액을 계산한 후, 나이디핀 발명은 원고와 소외인이 공동으로 발명한 것으로서 그 직무내용, 발명이 이루어진 경위 및 발명의 권리화 경위 등의 제반 사정을 참작하여 발명자들에 대한 보상률을 15%로 보고, 원고와 소외인의 직책, 연구기간, 노력 정도 등을 고려하여 원고의 기여율을 50%로 정하여, 피고가 나이디핀 발명과 관련하여 원고에게 지급해야 할 직무발명보상금 액수를 산정하였다. 앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당한 것으로 수긍이 가며, 거기에 각 상고이유로 주장하는 바와 같은 직무발명보상금 산정 기준에 관하여 자유심증주의의 한계를 일탈하여 증거를 취사선택한 잘못이나 법리오해 등의 위법이 없다. 3. 결론 그러므로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 상고인 각자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 안대희(재판장) 김능환 민일영 이인복(주심)

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상하급심 판례 2

서울고등법원 2009. 10. 7. 선고 2009나26840 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 직무발명보상금