결합상표의 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정되는 경우, 요부를 분리·추출하여 상표의 유사 여부를 판단할 수 있는지 여부

결과 요약

• 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송함.
• 등록상표와 선출원상표가 동일·유사한 지정상품에 함께 사용될 경우, 요부인 ‘MARCIANO’를 모두 포함하여 출처에 오인·혼동이 발생할 가능성이 있으므로 유사하다고 판단함.

사실관계

• 이 사건 등록상표는 'GEORGES MARCIANO'로 구성됨.
• 선출원상표는 'GUESS BY MARCIANO'로 구성됨.
• 원심은 이 사건 등록상표와 선출원상표가 유사하지 않다고 판단함.

핵심 쟁점, 법리 및 법원의 판단

결합상표의 유사 여부 판단 기준

• 둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙임.
• 문자들의 결합관계 등에 따라 독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우, 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있음.
• 이 사건 등록상표는 ‘GEORGES’와 ‘MARCIANO’ 부분이 나누어져 있고 전체상표가 비교적 긴 음절로 이루어져 있어 전체로 호칭하기에 불편함.
• 지정상품인 신사복 등 의류와 관련하여 ‘MARCIANO’가 흔한 표장에 해당하여 식별력이 없다고 볼 수도 없어 독자적으로 상품표지로서의 역할을 하기에 충분함.
• 일반수요자들은 ‘MARCIANO' 부분만으로 이 사건 등록상표를 호칭·관념할 수 있음.
• 선출원상표 역시 상표 구성상 ‘GUESS’와 ‘BY’ 및 ‘MARCIANO’ 부분으로 분리하여 인식함에 특별한 어려움이 없음.
• ‘GUESS’ 부분이 일반 수요자들 사이에 주지성이 있고 ‘MARCIANO’ 부분이 영어 전치사 ‘BY’에 의하여 수식되고 있다는 사정은 ‘MARCIANO’ 부분이 그 지정상품인 의류와의 관계에서 독립하여 자타상품을 식별하는 기능을 함에 있어서 방해가 되지 않음.
• 선출원상표가 언제나 그 전체로 또는 ‘GUESS’부분 만에 의하여 호칭·관념되고, ‘MARCIANO’ 부분으로는 호칭·관념되지 않는다고 할 수 없음.
• 이 사건 등록상표와 선출원상표가 동일·유사한 지정상품에 함께 사용되는 경우 ‘MARCIANO’ 부분을 모두 포함하고 있음으로 인하여 그 출처에 오인·혼동이 발생할 가능성이 있어서 양 상표가 서로 유사하다고 판단함.

관련 판례 및 법령

• 대법원 2007. 3. 29. 선고 2006후3502 판결

검토

• 본 판결은 결합상표의 유사성 판단에 있어 요부 분리·추출의 원칙을 재확인하고, 특정 상표의 구성 요소 중 식별력이 있는 요부가 독립적으로 인식될 수 있다면 그 요부만으로도 상표의 유사성을 판단할 수 있음을 명확히 함.
• 이는 상표의 전체적인 외관, 호칭, 관념뿐만 아니라, 소비자들이 특정 부분을 독립적으로 인식하고 호칭할 가능성까지 고려하여 상표의 유사성을 판단해야 함을 시사함.
• 특히, 'MARCIANO'와 같이 특정 상품군에서 독자적인 식별력을 가질 수 있는 부분이 포함된 경우, 다른 요소와 결합되어 있더라도 해당 부분의 중요성을 인정하여 출처 혼동 가능성을 판단하는 것이 중요함을 보여줌.