대법원 2004. 11. 26. 선고 2003다1564 판결 가처분이의
상고기각
주문
판결이유
AI 요약
균등 침해 주장의 금반언 배척 사례
결과 요약
- 특허권자가 무효심판 절차에서 특허청구범위를 정정하여 한정한 경우, 정정으로 제외된 구성에 대해 균등 침해를 주장하는 것은 금반언의 법리에 의해 허용되지 않음.
사실관계
- 채권자의 특허발명은 "컷팅블레이드의 절곡장치"로, 이 사건 제1항 발명의 제1구동부는 "회전축과 회전축에 고정된 제1치형부, 절곡용회전체의 외주연에 형성된 제2치형부 및 서보모터(M)로 이루어져 제1치형부와 제2치형부가 서로 맞물리도록(치합, 치합)" 구성됨.
- 채무자 실시 발명의 제1구동부는 "회전축과, 회전축의 양단 부분에 고착 설치된 제1치형부와, 한 쌍의 절곡용회전체의 외주연에 각각 형성되는 제2치형부와, 제1치형부와 제2치형부 사이에 결합되는 타이밍벨트와, 회전축에 동력을 제공하는 서보모터(M)"로 구성됨.
- 이 사건 제1항 발명의 제1구동부는 제1치형부와 제2치형부가 직접 치합하는 구성인 반면, 채무자 실시 발명은 제1치형부와 제2치형부가 일정 거리 떨어져 타이밍벨트로 연결되는 점에서 차이가 있음.
- 이 사건 특허발명은 출원 및 등록 당시 제1구동부의 구성이 "절곡용회전체를 회전구동하기 위한 제1구동부"라고만 되어 있었음.
- 채무자 회사의 대표이사에 의해 제기된 무효심판 절차에서 공지기술인 '간행물 4 게재 발명'이 제시되자, 채권자는 정정심판을 청구하여 제1항 발명의 제1구동부 구성을 현재와 같이 "회전축과 회전축에 고착 설치된 제1치형부와 제1치형부와 치합 작동되게 결합하는 한 쌍의 절곡용회전체의 외주연에 각각 형성되는 제2치형부와 회전축에 동력을 제공하는 서보모터(M)로 이루어진 제1구동부"로 한정함.
- 간행물 4 게재 발명의 받침대 회전 수단은 "상하 받침대에 각각 형성된 기어와 유압실린더에 연결된 래크 및 유압실린더로 이루어져 기어와 래크가 서로 맞물리도록" 되어 있어, 문언적으로 이 사건 제1항 발명의 정정 전 구성 범위에 포함됨.
- 채권자의 정정은 간행물 4 게재 발명에 의해 특허가 무효되는 것을 피하기 위해 의식적으로 한정한 것으로 보임.
핵심 쟁점, 법리 및 법원의 판단
특허발명의 균등 범위 및 금반언의 원칙 적용 여부
- 법리: 특허발명의 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해발명에 그대로 포함되어 있어야 동일성이 인정됨. 다만, 구성요소의 치환이 용이하고 자명한 경우 균등관계가 인정될 수 있음. 그러나 특허권자가 무효심판 절차 등에서 공지기술과의 차별화를 위해 의식적으로 특허청구범위를 감축하여 권리를 포기한 경우, 금반언의 원칙에 따라 감축된 범위에 대해 균등 침해를 주장할 수 없음.
- 법원의 판단:
- 채무자 실시 발명의 제1구동부와 이 사건 제1항 발명의 제1구동부는 직접 치합 방식과 타이밍벨트 연결 방식에서 차이가 있어 동일성이 없음.
- 그러나 동력전달 방식의 치환은 통상의 기술자에게 용이하고 자명하므로, 양 구성은 균등관계에 있다고 볼 수 있음.
- 이 사건 제1항 발명의 정정 전 제1구동부 구성은 간행물 4 게재 발명의 받침대 회전 구성과 채무자 실시 발명의 제1구동부 구성을 모두 포함하는 개념이었음.
- 채권자는 무효심판 절차에서 공지기술인 간행물 4 게재 발명과의 차별화를 위해 이 사건 제1항 발명의 구성을 정정에 의해 구체적으로 특정하였고, 채무자 실시 발명의 제1구동부 구성은 이러한 정정 절차에 의해 제외된 구동장치에 속함.
- 따라서 채권자가 정정 이후 채무자 실시 발명의 제1구동부 구성이 정정된 이 사건 제1항 발명의 제1구동부 구성과 균등관계에 있다는 이유로 침해를 주장하는 것은 금반언의 법리에 의해 허용되지 않음.
- 이 사건 제1항 발명의 종속항인 제5, 6항 발명 역시 권리범위에 속하지 않음.
관련 판례 및 법령
- 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결
검토
- 본 판결은 특허권자가 특허청구범위를 정정하여 한정한 경우, 정정으로 제외된 구성에 대해 균등 침해를 주장할 수 없다는 금반언의 원칙을 명확히 함.
- 이는 특허권자가 무효심판 등 절차에서 자신의 권리 범위를 스스로 축소한 경우, 그 이후에 다시 확장된 권리 범위를 주장하는 것을 막아 특허권 남용을 방지하고 법적 안정성을 도모하려는 취지로 이해됨.
- 특허권자는 특허청구범위 정정 시 공지기술과의 관계 및 향후 침해 주장의 가능성을 신중하게 고려해야 함을 시사함.
대법원
판결
채권자, 상고인
주식회사 서울레이저발형시스템 외 1인 (소송대리인 법무법인 다래 담당변호사 박승문 외 3인)
채무자, 피상고인
주식회사 영화목금형시스템 (소송대리인 법무법인 태평양 담당변호사 황보영 외 2인)
이 유
1. 원심은 그 채용 증거들을 종합하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 후 다음과 같은 취지로 판단하였다. 가. 명칭이 "컷팅블레이드의 절곡장치"인 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)의 제1구동부는 "회전축과 회전축에 고정된 제1치형부, 절곡용회전체의 외주연에 형성된 제2치형부 및 서보모터(M)로 이루어져 제1치형부와 제2치형부가 서로 맞물리도록(치합, 치합)" 되어 있고, 채무자가 실시하는 발명(이하 '채무자 실시 발명'이라 한다)의 제1구동부는 "회전축과, 회전축의 양단 부분에 고착 설치된 제1치형부와, 한 쌍의 절곡용회전체의 외주연에 각각 형성되는 제2치형부와, 제1치형부와 제2치형부 사이에 결합되는 타이밍벨트와, 회전축에 동력을 제공하는 서보모터(M)"로 이루어져 있는바, 이 사건 제1항 발명의 제1구동부는 제1치형부와 제2치형부가 직접 치합하는 구성인 데 비해 채무자 실시 발명은 제1치형부와 제2치형부가 일정 거리 떨어져 타이밍벨트로 연결되는 구성인 점에서 차이가 있다. 나. 다만, 위와 같은 차이는 위 각 제1구동부의 구성이 해결하려는 과제가 동일하고 위 각 제1구동부가 나타내는 작용효과도 동일하며, 기어를 맞물려 동력을 전달시키는 구성이나 타이밍벨트를 이용하여 동력을 전달하는 구성은 모두 이 사건 특허발명의 출원 전부터 각 기술분야에서 흔히 사용되어 오던 동력전달방식으로서 이 사건 제1항 발명과 같은 동력전달방식을 채무자 실시 발명의 타이밍벨트에 의한 동력전달방식으로 상호 치환하는 것은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게는 용이한 일로서 자명한 것이므로 결국 양 구성은 균등수단이라고 할 것이다. 그러나 이 사건 특허발명의 출원 및 등록 당시의 이 사건 제1항 발명의 제1구동부의 구성은 "절곡용회전체를 회전구동하기 위한 제1구동부"라고만 되어 있다가, 채무자 회사의 대표이사인 소외 1에 의하여 제기된 이 사건 특허발명에 대한 무효심판절차에서 그 무효의 증거로 일본국 공개특허공보 1987181835호에 기재된 '띠판 재료 벤딩장치'에 관한 발명(이하 '간행물 4 게재 발명'이라 한다)이 개시된 소 을 제85호증의 3이 제출되자 채권자 소외 2의 정정심판청구에 따라 현재와 같이 "절곡용회전체를 회전구동하기 위한 회전축과 회전축에 고착 설치된 제1치형부와 제1치형부와 치합 작동되게 결합하는 한 쌍의 절곡용회전체의 외주연에 각각 형성되는 제2치형부와 회전축에 동력을 제공하는 서보모터(M)로 이루어진 제1구동부"로 한정하는 내용으로 정정되었는바, 간행물 4 게재 발명의 받침대를 회전시키는 수단은 "상하 받침대에 각각 형성된 기어와 유압실린더에 연결된 래크 및 유압실린더로 이루어져 기어와 래크가 서로 맞물리도록" 되어 있는 구성으로서 문언적으로 보아도 이 사건 제1항 발명의 제1구동부의 구성의 범위에 포함되는 것이고, 채권자 소외 2가 정정심판을 청구하게 된 경위에 비추어 보면 채권자 소외 2의 이 사건 제1항 발명에 대한 위와 같은 한정은 이 사건 제1항 발명이 간행물 4 게재 발명에 의하여 무효로 되는 것을 피하기 위하여 의식적으로 한정한 것으로 보이므로, 채권자 소외 2가 스스로 특허청구범위를 감축하여 자신의 권리를 포기한 것으로서 그 후로는 금반언의 원칙에 의하여 감축한 특허청구범위에 관하여 특허청구범위를 확장하여 주장할 수는 없다고 할 것이므로, 채권자들은 이 사건 제1항 발명의 회전축, 제1, 2치형부 및 서보모터로 이루어진 구성 이외의 구성에 대하여 위 구성의 균등물임을 내세워 채무자 실시 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다. 다. 채무자 실시 발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니하는 이상 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서 그에 더하여 부가된 구성을 가지는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제5, 6항 발명의 권리범위에도 속하지 않는다. 2. 채무자 실시 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여서는 이 사건 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 채무자 실시 발명에 그대로 포함되어 있어야 할 것인데, 기록에 비추어 살펴보면, 채무자 실시 발명의 제1구동부의 구성과 이 사건 제1항 발명의 제1구동부의 구성은 동일성이 없으므로 이 사건 제1항 발명의 제1구동부의 구성요소가 채무자 실시 발명에 그대로 포함되어 있다고 보기 어렵고, 다만 채무자 실시 발명의 제1구동부의 구성은 이 사건 제1항 발명의 제1구동부의 구성과 균등관계에 있다고 볼 수 있기는 하지만, 이 사건 제1항 발명의 정정 전의 제1구동부의 구성은 간행물 4 게재 발명의 받침대를 회전시키는 구성, 채무자 실시 발명의 제1구동부의 구성, 정정 후의 이 사건 제1항 발명의 제1구동부의 구성을 모두 포함하는 개념이었는데 채권자 소외 2가 이 사건 특허발명에 대한 무효심판절차에서 공지기술로 제시된 간행물 4 게재 발명의 받침대를 회전시키는 구성과 이 사건 제1항 발명의 제1구동부의 구성을 차별화하기 위하여 이 사건 제1항 발명의 구성을 정정에 의하여 위에서 본 바와 같은 구성으로 구체적으로 특정하였고, 채무자 실시 발명의 제1구동부의 구성은 위와 같은 정정절차에 의하여 제외된 구동장치에 속하는 것이므로, 채권자들이 위 정정이 있은 후에 채무자 실시 발명의 제1구동부의 구성이 정정된 이 사건 제1항 발명의 제1구동부의 구성과 균등관계에 있다는 이유로 채무자 실시 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하여 그 권리를 침해하고 있다고 주장하는 것은 금반언의 법리에 의하여 허용되지 아니한다 할 것이니( 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조), 이와 같은 취지의 원심의 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 이 사건 특허발명의 특허청구범위 해석 및 균등론과 금반언에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. 3. 그러므로 상고를 모두 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.대법관 배기원(재판장) 유지담 이강국 김용담(주심)
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